La protección del Know-how como secreto empresarial

Una de las principales preocupaciones para todas aquellas empresas incluidas en los ámbitos del I+D+i y en las que su modelo de negocio se basa en el desarrollo de productos y la investigación es la adecuada protección de los resultados que hayan obtenido.

Estos resultados que son el fruto de mucho esfuerzo, tiempo y dinero son los que pueden marcar la diferencia y hacer que un proyecto sea un éxito, por tanto, su adecuada protección jurídica que les asegure la posibilidad de su explotación en el ámbito comercial es fundamental.

En esta ocasión os vamos a hablar de «el secreto empresarial» y en concreto de su regulación a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales  que constituye la normativa nacional vigente en la materia.

La exposición de motivos de esta Ley comienza diciendo:

«Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado…»

Por tanto, la figura jurídica del secreto empresarial es complementaria de los demás instrumentos normativos de los que las empresas disponen para la protección de su know-how, los derechos de propiedad intelectual e industrial. De hecho, el proceso que se sigue en la inmensa mayoría de las situaciones es el siguiente:

• Fase de investigación: Durante este periodo de tiempo las empresas centran sus esfuerzos en encontrar soluciones novedosas para los sectores en los que desarrollan su actividad.
• Fase Desarrollo: La fase de investigación culmina con la obtención de un producto mínimo viable que se testa y que acabará generando el producto final que será el que se comercialice.
• Fase Comercialización: La última etapa del proceso, una vez testeado y modificado el producto mínimo viable, éste se convierte en el producto comercializable.

En base a lo que hemos comentado anteriormente, los secretos empresariales tendrán una importancia transcendental en las dos primeras y los derechos de propiedad intelectual e industrial en la fase comercializadora, sin embargo en el caso de las patentes no se podrán obtener si en las etapas anteriores se ha producido una divulgación y es por ello transcendental la figura del secreto empresarial y conocer los instrumentos y requisitos que establece la norma para poder disfrutar de sus beneficios y defendernos de posibles infracciones.

Veamos resumidamente lo que dice la Ley al respecto…

Concepto de secreto empresarial

Esta ley considera secreto empresarial…cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

• Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
• tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
• haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto….»

No se incluyen en este concepto los conocimientos y la experiencia obtenida por los trabajadores de la empresa como consecuencia del desempeño de sus funciones. Se entendería como una limitación injustificada de la libertad de los trabajadores de desarrollo de su carrera profesional en caso de que decidan prestar servicios a otra empresa.

En este caso lo que se suele incluir en los contratos de trabajo es una cláusula de no competencia que incluye el compromiso del trabajador de no irse a la competencia durante un determinado periodo de tiempo a contar desde que finalice su relación laboral con la empresa.

Tampoco se incluye dentro de este concepto la información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial.

Obtención lícita de un secreto empresarial

La ley en su artículo 2 establece de manera clara los supuestos en los cuales se considera lícita la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial:

• El descubrimiento o la creación independientes;
• La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
• El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;
• Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III.

El secreto empresarial como derecho patrimonial

La ley hace referencia a que el secreto empresarial en sí mismo puede ser objeto del tráfico comercial, por tanto lo titulares del secreto podrán disponer del mismo, ya sea vendiéndolo o licenciándolo.

Esta licencia tendrá el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate, además responderá siempre si actuó de mala fe.

Medios de defensa en caso de que hayan vulnerado nuestro secreto empresarial

Se podrán ejercitar acciones civiles y penales frente al infractor. Dentro de las acciones civiles la ley menciona las siguientes:

• La declaración de la violación del secreto empresarial.
• La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
• La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
• La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.
• La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
• La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.
• La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.
• La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley.

Estas acciones comprenderían dos escenarios diferentes, uno que comprendería todas las acciones relacionadas con la recuperación de la información obtenida ilícitamente, de los productos ya elaborados en base a ella, de la prohibición de realizar esa fabricación, comercialización y uso y en su caso la aprehensión del material en posesión del infractor.

De otro lado se encuentran las acciones tendentes a reparar el daño económico producido al titular del secreto empresarial, esto es, la acción de indemnización de los daños y perjuicios.

La indemnización de daños y perjuicios

Para fijar la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son:

• los perjuicios económicos: daño emergente y lucro cesante,
• el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor
• el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas.
• los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

Prescripción de las acciones

El titular del secreto empresarial tendrá que ejercitar las acciones correspondientes en defensa de sus derechos antes de que transcurran 3 años desde que efectivamente tiene conocimiento de que se ha producido la vulneración del secreto empresarial del que es titular.

José Sendín

Abogado

SISTEMIUS